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[법무법인 에이앤랩 신상민 변호사] 비즈니스를 영위하다 보면 상표권 침해를 주장해야 하는 일도 생기지만, 반대로 상표권을 침해받았다는 내용증명도 받게 된다. 내용증명의 골자는 ‘상표권 침해 행위를 중지하지 않으면 민형사상 필요한 조치를 취하겠다’는 내용인 경우가 많다.
내용증명은 일종의 경고장으로 그 자체가 법적인 효력을 갖거나 고소·소송과 직결되는 것은 아니다. 다만 법률 대리인을 통해 내용증명을 보냈다면 일종의 최후 통지로 생각해야 한다. 사실상 이 단계에서 협의가 진행되지 않는다면 법적 절차를 밟겠다는 암묵적 경고인 경우가 많기 때문이다.
상표권 침해는 동종업체나 경쟁업체 간에 대부분 발생하는데, 침해 주장의 골자는 해당 상표를 붙여 제품을 판매하지 말라는 것이어서 결국 매출 손실과 직결되는 부분이라 민감할 수밖에 없다. 내용증명을 받은 이상 이메일, 전화 등 어떠한 형태로든 회신을 하는 것이 중요한데 이때 확인해야 할 부분은 크게 4가지다.
첫 번째, 내용증명을 보낸 상대방이 특허청에 적법하게 등록한 상표권자인지 확인할 필요가 있다. 간혹 상표권 침해를 주장하는 자 중에서 실제 등록상표권자가 아닌 경우가 있기 때문이다. 상표 등록이 완료되지 않고 단순 출원 중인 상태가 대표적인 예다. 아직 출원 신청만 했다면 출원이 거절될 수도 있기 때문에 등록 가능성이 있는지 법률 자문을 받아보는 것이 좋다.
두 번째는 상표권의 실제 존재 여부다. 상표가 등록돼 있다면 현재까지 유효한 상표인지 확인해봐야 한다. 상표권은 설정 등록일을 기준으로 10년 동안 존속이 보장된다. 갱신 등록을 하지 않았다면 기간 만료로 상표권은 없어지게 된다.
간혹 상표권 출원 이후 거절을 당했는데 해당 사실을 모른 채 등록이 됐다고 착각해 내용증명을 보내는 경우도 있다. 이처럼 여러 변수가 발생할 수 있는 만큼 특허정보검색서비스(특허청 키프리스) 사이트를 통해 상표권의 존재 여부를 확인해둬야 한다. 상표명, 권리자의 성명, 등록번호 등을 기입하면 간단히 검색할 수 있으며, 내용증명에 관련 정보가 있는 경우도 있어 쉽게 확인해 볼 수 있다.
세 번째는 상표·상품과의 유사성이다. 상표권은 유사 상표·상품에 인정되는 것이기 때문에 사실상 유사성 자체가 인정되지 않는다면 침해 자체가 성립하지 않는다. 동시에 상표적 사용이 맞는지 확인할 필요가 있다. 타인 상표를 사용한 사실이 인정된다고 해도 단순 기능이나 디자인적 요소로 활용해 상표 침해로 볼 수 없다면 상대방의 주장은 받아들여지지 않을 가능성이 높다.
네 번째, 상표권 침해에 관한 면제 사유가 있는지 여부다. 이 경우 두 가지를 살펴볼 필요가 있다. 하나는 상호적 사용이었는지를 검토하는 것이다. 이름 같은 인격권적 성격 표지를 통상적 방법으로 사용한 것이라면 타인 상표로 등록돼 있다고 하더라도 상표권 행사가 불가능하다. 이러한 법리는 상호에도 마찬가지로 적용된다. 상호로 볼 수 있는지, 상표로 볼 수 있는지 명확한 기준이 없어 법리적 판단에 따라 그 여부를 검토한 후 주장 가능 여부를 확인해보는 것이 좋다.
선사용권의 존재를 주장할 수도 있다. 타인이 상표 출원을 했더라도 그 이전부터 상표를 사용해왔고, 해당 상표가 국내에 널리 알려져 있었다면 상대방이 상표 등록을 했더라도 사용이 가능하다. 그러나 선사용권이 인정되기 위해선 타인의 상표출원일보다 먼저 사용했거나 알려져 있어야 한다. 이때도 어느 정도로 국내에 알려져 있어야 하는가에 관한 법적 다툼이 발생할 수 있기에 판단에 앞서 법률 전문가와 상담을 진행하는 게 도움이 된다. 권리자가 아닌 자가 권리를 주장하는 일이 생각보다 많은 만큼 내용증명을 받게 되면 사안을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.
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