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하지만 내용증명이나 경고장은 어느 일방의 주장일 뿐이고 법률적으로 항상 타당한 것은 아니기에 그 주장이 허위사실일 경우에는 당당하게 대처하는 것이 필요하다. 물론 감정적으로 대응하는 것은 오히려 독이 되므로 사실관계를 명확히 파악한 뒤에 대응에 나서야 한다.
본고에서는 상표법 위반 및 상표권 침해로 인한 경고장을 받은 경우, 어떻게 대응하는 것이 바람직한 방법인지를 알아보고자 한다.
앞서 설명했다시피 상표권 침해에 대한 경고장(내용증명)을 받은 것이 항상 법적 책임을 져야함을 의미하는 것은 아니다. 다만 경고장을 보내온 상대의 권리주장이 타당한지 등을 검토하고 이에 대한 대응방안을 마련해야 한다.
상표권 침해를 주장하며 내용증명을 보내온 사람이 있다면 우선 주장하는 자가 권리자인지를 검토해야 한다. 즉, 상대가 상표의 권리를 주장할 수 있는 상표권자인지를 확인하는 것이 첫번째다. 상표에 대한 권리를 주장하는 이들 중에는 실제 상표권자가 아닌 경우도 존재하기 때문이다.
또한 상대가 상표에 대한 권리를 주장할 수 있는 사람이라 하더라도 상표권의 존속기간 등에 대한 확인을 통해 상표권이 유효한지를 파악할 필요가 있다. 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년이며 갱신 등록에 따라 연장될 수 있다.
만일 상표권자가 권리침해를 주장한다 하더라도 갱신이 이루어지지 않아 권리가 소멸되었다면, 이에 대해 주장할 권리 역시 소멸되기에 상표권 침해에 해당하지 않는다.
상대가 상표권자임이 확인되었고, 상표권 역시 유효하다면 다음 절차는 나의 상표(표장) 사용행위가 상표권침해에 해당하는지를 판단해야한다.
상표법 위반 여부를 가리기 위해서는 상표법상 권리침해 행위에 해당하는가를 살펴봐야 한다. 상표법 제108조는 ‘타인의 상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위’를 상표권 침해라 밝히고 있으며, 따라서 상표의 유사성 및 지정상품의 동일·유사여부를 살필 필요가 있다.
또한 해당 상표를 상표적으로 사용했는지 여부 또한 살펴야하는 경우도 있다. 상표적 사용이란 상품의 출처를 밝히는 목적으로 사용하는 것을 말하는데, 만약 타인의 상표를 사용한 경우라 할지라도 출처표시의 목적으로 사용한 것이 아닌, 기능이나 디자인적인 요소로만 사용했다면 상표권침해가 인정되지 않을 수 있다.
예컨데 삼성전자 갤럭시 스마트폰용 케이스를 제작해 판매하는 업체가 해당 케이스 제품과 매칭되는 스마트폰을 표시하기 위해 상품 포장 등 겉면에 ‘삼성전자 갤럭시’의 상표를 표기했더라도 이는 출처표시의 목적이 아니기에 상표권침해가 아니다.
상표침해에 대한 경고장을 받은 상황에서 할 수 있는 또 다른 대응 방법은 상대방 상표의 결격사유를 찾아 상표등록을 무효화하거나 취소 하는 것이다.
상표법 제117조 및 상표법 제119조는 상표등록에도 불구하고 사정변경 및 하자 있는 등록 등의 사정을 이유로 이해관계인이 상표등록을 무효화하거나 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 만일 상표법 위반으로 곤란을 겪는 상황에서 검토 결과 상대방의 상표에 결격사유가 있다고 판단된다면 무효 또는 취소심판을 통해 상대의 상표권을 무효화 시키거나 취소시킬 수 있으며, 이를 통해 상대의 주장이 권리를 벗어난 행위임을 주장, 권리침해 문제를 해결할 수 있는 것이다.
다만 상표 무효 및 취소심판은 많은 시간과 치열한 다툼이 필요하기에 주력상품이 아닌 경우에는 오히려 손해가 될 수도 있으니 많은 고민이 필요하다.
내용증명 이후로 원만히 협의가 이루어지지 않는다면 민사소송과 형사소송이 제기될 수 있다. 내용증명을 무시하고 침해 행위가 반복되는 경우 상표권자의 손해배상청구로 인한 금전배상 책임이 발생하거나 상표법위반에 따른 형사 처벌에 이르게 될 수 있다는 의미다.
따라서 내용증명 또는 경고장을 받은 순간부터 상황을 법리적으로 검토하고 대응에 나서야 하며, 이를 위해서는 관련 상표 등 지식재산권 사건에 대한 풍부한 경험과 법률적 지식이 중요하기에 지식재산권전문변호사의 도움을 받아 대응에 나서는 것이 중요하다.
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