[민후의 기·꼭·법]중소기업의 지식재산권 확보 방안

[법무법인 민후 이동환 변리사] 지식재산권은 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말하며(지식재산기본법 제3조 제3호), 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 산업재산권과, 저작권(저작인격권, 저작재산권), 그리고 첨단산업재산권, 영업비밀 등의 신지식재산권을 모두 포괄하는 용어이다.

대기업 및 다수의 중견기업에는 법무팀이 구성되어 있어 충분한 전문 인력과 자본을 이용하여 지식재산권 확보 전략을 수립하고 확보한 권리들을 관리, 활용하는 데에 어려움이 없지만, 대다수의 중소기업 및 스타트업은 지식재산권 확보에 관심조차 가지지 못 하고 있는 경우가 많다.

만약 지식재산권을 확보하고자 한다 하더라도, 어떠한 지식재산권이 있고 무슨 차이가 있는지, 기업의 한정된 물적/인적 자원을 가지고 어떠한 지식재산권을 최우선으로 확보해야 하는지, 혹은 기업마다 어떠한 지식재산권를 확보하여 추후 활용하는 것이 가장 이익일지 등을 자체적으로 결정하기 곤란한 경우가 많다.

기업에 맞는 지식재산권을 확보하기 위해서는 기업의 성격, 경쟁력/취약점, 처해있는 상황, 단기/중장기 계획 등에 대한 정확한 이해가 필수적으로 선행되어야 하므로, 지식재산권 전문가와 충분한 상담을 진행한 후 그 전문가와 함께 맞춤형 지식재산권 확보 전략을 수립하는 것이 바람직하다.

아래에서는 기업 입장에서의 지식재산권 확보 방안과 각 권리 확보시 고려해야 하는 몇 가지 사항들을 살펴보기로 한다.

이미지: 픽사베이

경쟁력 있는 기술이나 고난이도의 기술을 보유하고 있는 기업이라면, 먼저 특허·실용신안제도를 통해 권리를 확보하는 방안을 생각해볼 수 있는데, 이때에도 주의할 사항이 있다.

특허·실용신안등록 출원된 발명이나 고안의 내용은 일정시간 이후 공개되므로(특허법 제64조, 실용신안법 제15조), 출원시 제출하는 명세서의 기재 요건을 충족시킬 수 있는 선에서 명세서를 작성하면 족하고(특허법 제42조제3항,제4항, 실용신안법 제8조제3항,제4항), 기업이 보유한 기술 전부를 낱낱이 기재할 필요는 없다.

예를 들어 여러 화합물을 이용하는 발명에서 각 화합물의 구체적인 조성비율, 보조적으로 사용할 경우 월등한 성능을 발휘하는 촉매제, 전자장비의 제어 알고리즘에 사용되는 세부 파라미터 및 셋팅 범위, 전자부품이나 센서의 상세 스펙, 발명대상이 전체 기계장치 중 특정 조립체인 경우 그 조립체 외 나머지 구성들의 상세 결합구조 등은 경우에 따라서 기업의 영업비밀로 보호하는 것이 바람직한 방안일 수도 있다.

영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성) 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(경제적 유용성), 비밀로 관리된(비밀관리성) 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 의미한다(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2호).

2019. 7. 9. 시행된 법률 제16204호에서는 합리적인 노력이 없더라도 비밀로 유지되었다면 영업비밀로 인정받을 수 있도록 인정요건을 완화하였으며, 징벌적 손해배상제도가 도입되고(동법 제14조의2제6항,제7항), 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙이 강화되는(동법 제18조제1항,제2항) 등의 개정이 있었는바, 기업 입장에서는 특허·실용신안제도를 활용할 기술과 영업비밀로 보호할 기술의 경계 설정이 필요할 수 있다.

또한 특허권이나 실용신안권을 확보하였다고 해서 그 권리가 기업의 주요 제품, 설비, 서비스를 완벽하게 보호해주는 만병통치약이라고 여겨서는 안 된다. 하나의 제품이라도 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라 다양한 방식으로 설명될 수 있고, 특허권·실용신안권은 청구범위에 기재된 사항에 의해 그 보호범위가 다르게 결정되므로(특허법 제97조, 실용신안법 제28조), 전문가와 상의하여 주요 제품을 커버하는 다수의 권리를 확보해두는 방안도 생각해볼 수 있다.

▲전기밥솥의 내솥 뚜껑이 분리되는 기술 일명 ‘분리형 커버’ 기술과 관련하여, 쿠쿠전자는 다수의 특허권을 보유하고 있지만, 이 중에서 쿠첸과 실제 특허 분쟁까지 진행하게 된 것은 특허 제878255호 1건에 불과하며, 다만 그 1건의 특허권에 의해 1심 재판부가 인정한 손해배상액은 35억 6천만원에 이른다(2019. 8. 13. 2심 판결 예정).

한편, 간단하지만 독특한 아이디어나 영업모델을 가지고 사업을 영위하는 기업 역시 특허·실용신안제도를 활용할 수 있는데, 통상적으로 아이디어나 영업모델에 대한 출원의 경우 기존에 이미 유사한 내용이 공개되어 있다는 이유로 거절되는 확률이 높은 편이므로, 출원 전 사전 조사가 반드시 필요하다.

▲최근 대표적인 숙박 O2O 업체인 야놀자는 독특한 영업모델에 대해 특허권을 확보해두었고, 여기어때 서비스를 운영하는 위드이노베이션을 상대로 특허권 침해소송을 제기한 바 있다.

다음으로 기업은 보통 자신의 상품, 서비스 등을 소비자들에게 알릴 목적으로 브랜드를 정하게 되는데, 이때 상표제도를 통해 표장에 대해 상표권을 확보할 수 있다.

▲상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으며, 국내에서 상표를 사용하는 자는 물론이고 장래에 사용하고자 하는 자 역시 자신의 상표를 출원하여 등록받을 수 있으므로(상표법 제3조제1항본문), 사업 초창기부터 그와 관련된 상표권을 미리 확보해둘 것을 추천한다.

현재에도 다수의 상표 브로커가 활동하면서 상표를 선점하는 방식으로 상표제도를 악용하고 있으므로, 해당 사업이 인기를 끈 이후에 상표권을 확보하려 하면 이미 늦었을 수 있음을 명심해야 한다.

다음으로 기업에서 기획하고 있거나 가까운 장래에 출시할 제품의 외관이 기존의 동종 제품과 상이하고 특이한 면이 있다면 디자인권을 확보할 수 있다.

▲7년에 걸친 삼성과 애플 간의 소송을 참고하면 손해배상액 측면에서 특허권보다 디자인권의 위력과 중요성을 실감할 수 있다(2018. 6.경 합의로 분쟁 종결).

다만 디자인은 출원 전에 한번이라도 일반에 공개된 사실이 있으면 디자인권을 확보하였다 하더라도 추후 무효가 되기 매우 쉬운 특징을 가지는바, 박람회 출시, 목업(mock-up) 제품 공개, 제품 판매, 인터넷 상에 제품 사진 업로드, 브로슈어 제작 등을 하기 전에 출원부터 진행할 것을 권장한다.

또한 디자인권은 제품의 기능적인 측면을 보호해주지 않으므로, 제품의 외관이 아닌 기능에 특징이 있는 경우 특허·실용신안 제도를 활용해야 할 것이다.

마지막으로 저작권의 경우 어떠한 절차나 형식을 이행하지 않더라도 저작물을 창작한 때부터 발생하는 특징이 있지만(저작권법 제10조제2항), 향후 분쟁의 소지를 줄이기 위해서는 기업 입장에서 중요한 저작물의 경우 저작권위원회에 그 저작물을 창작한 때부터 1년 내에 등록해두는 것이 좋다(동법 제53조제3항).

법무법인 민후 이동환 변리사