툴젠, 호주 특허 무효 내년 3월 결정...전문가 “美 특허 소송 영향 無”

[이데일리 송영두 기자] 툴젠이 크리스퍼 유전자 가위 특허 인정 여부와 관련된 호주 소송에서 패소했다. 호주 특허청이 툴젠의 특허 등록을 인정하지 않자, 이의신청했지만 호주연방법원은 특허청 손을 들어줬다. 회사 측이 대응에 나선 가운데, 투자자들의 초점은 미국에서 진행 중인 특허 소송 영향 여부에 모아지고 있다. 전문가들은 영향이 없을 것에 무게를 두고 있다.

15일 툴젠과 제약바이오 업계에 따르면 최근 호주 연방법원은 툴젠의 크리스퍼 유전자 가위 특허 등록을 인정하지 않는 판결을 내렸다. 7월경 호주 특허청이 툴젠 크리스퍼 유전자 가위 특허 등록을 인정하지 않자, 회사 측이 이의를 제기해 항소했지만 패소한 것이다.

툴젠(199800)은 현재 한국을 비롯해 △미국 △유럽(EU) △중국 △인도 △일본 △싱가포르 △호주 △홍콩 등 9개 국가에서 크리스퍼 유전자 가위 특허를 등록 및 출원한 상태다. 이중 특허 소송이 진행 중인 것은 미국과 호주다. 호주의 경우 툴젠이 임시 출원한 특허(출원번호 2013335451)가 문제가 됐다.

해당 특허는 표적 DNA 시퀀스 절단 관련 RNA와 Cas 단백질(또는 Cas 단백질을 암호화하는 핵산)을 포함한 조성물 및 그 용도에 관한 것이다. 임시 특허 출원 당시 지정한 2012년 10월 23일을 가장 빠른 우선권 날짜로 주장할 수 있는지가 관건이었는데, 호주 특허청과 연방법원이 이를 인정하지 않았다. 신규성과 진보성이 부족하다는 판단을 한 것으로 알려졌다.

툴젠은 호주 특허청에 특허 임시 출원 당시 가장 빠른 우선수위 날짜를 2012년 10월 23일로 지정했다.(자료 =호주 특허청 데이터베이스(AusPat))

◇투자자들 관심 쏠린 미 소송...“호주 특허 무효돼도 美 소송 영향 無”

툴젠은 미국에서도 CVC그룹과 브로드연구소와의 특허 분쟁 중이다. 다만 2021년 9월 미국 특허청으로부터 최초 발명자(Senior party)로 인정받았다. 최초 발병자로 인정받은 기업이 특허 분쟁 마지막 단계인 저촉심사에서 승소할 확률은 75%에 달한다. 하지만 호주 특허 소송 패소로 특허 무효 가능성이 불거지면서 투자자들은 미국서 진행 중인 특허 소송에 대한 영향을 우려하고 있다. 실제로 툴젠 투자 게시판에는 호주 소송 패소 소식에 미국 특허 소송 영향을 우려하는 글들이 올라오고 있다.

하지만 이데일리가 다수 변리사에게 자문을 구한 결과 호주 소송 결과가 미국까지 영향을 끼치기는 힘든 것으로 확인됐다. 한국국제지식재산보호협회 소속 변리사 B씨는 “툴젠 내부 사정을 다 알기 어려워 예단하기는 어렵다”면서도 “사안에 따라 다르기는 하지만 같은 사안이라고 고려하더라도 호주 법원이 한단하는 것과 미국 법원이 판단하는 것은 다를 수 있다. 참고 자료로 활용될 수는 있어도 호주 법원의 판결 구속력이 미국까지 미치지 못할 것”이라고 분석했다.

또 대형 법무법인 관계자는 “특허 같은 경우는 국가별로 속지주의에 해당하기 때문에 툴젠의 호주 소송 결과가 미국에서 진행 중인 특허 소송에는 거의 영향이 없다고 봐야 한다”며 “특허의 유효성 여부를 판단할 때 해당 국가안에서 유효한지를 보는 것이기 때문에 호주에서는 무효라고 해도 미국에서는 유효할 수 있다. 호주 소송과 미국 소송은 별개로 봐야 한다”고 말했다.

바이오 투자 벤처캐피털(VC) 소속 변리사 A씨도 “특허 등록의 경우 사실 최우선 출원에 대한 내용을 제출하고 절차에 문제가 없다면, 그 후에 출원한 내용에 대해서는 심사관들이 잘 안보는 특성이 있다”며 “하지만 툴젠의 경우 이의 신청이 있었기 때문에 까다롭게 판단을 하는 경우다. 미국과 호주의 특허 소송 성격이 다른 만큼 각자 소송에 영향을 주긴 어렵다. 호주는 임시 특허 출원이 얼마나 충분하게 됐는지를 보는 것이고, 미국의 경우 누가 가장 먼저 특허 기술을 발명한 것인지 여부를 판단하는 것인만큼 미국 연방특허는 호주 연방법원의 영향을 받지 않을 것”이라고 귀띔했다.

◇“특허 무효 가능성 낮아, 내년 3월 구두심리 진행”

툴젠 측은 “2016년에 호주에서 임시 특허를 출원했는데, 이의신청이 됐다. 그래서 특허가 취소되는 것으로 결정된 것이 맞다”고 말했다. 실제로 해당 내용이 알려지면서 시장과 투자자들 사이에서는 호주 소송 패소로 특허 무효 가능성이 제기되기도 했다. 반면 회사 측은 즉각 대응에 나선 것으로 확인됐고, 특허 무효 가능성도 낮은 것으로 전해졌다.

회사 관계자는 “호주 특허 소송은 이번 판결로 끝나는 것이 아니고 불복 소송 및 정정 신청이 가능하다”며 “정정 신청을 법원에 요청해 받아들여졌고, 정정 기회를 부여받았다. 내년 3월 구두심리가 진행될 예정이다. 아직 특허가 없어진 것이 아니고 살아있다. 회사 내부적으로는 특허 무효 가능성이 낮은 것으로 판단하고 있다”고 강조했다.

해당 사안에 대해 A 변리사는 “임시 특허 출원은 최소한의 데이터로 하게 된다. 이어 후속 데이터를 보충해 본 출원을 하는 방식으로 진행된다”며 “이를 연방법원 등이 우선권을 인정하면 출원일이 소급 적용하게 된다. 우선권 제도가 완벽하진 않더라도 발명이 성립될 정도의 데이터가 증명되면 우선권을 부여하고 가장 빠른 날짜를 인정하겠다는 게 임시 특허 출원 취지”라고 설명했다.

이어 그는 “호주 연방법원의 판단은 본 출원이 임시 특허 출원 당시보다 데이터가 부족한데 반해 너무 많은 데이터를 담고 있었기에 명확성과 연관성 측면에서 의문을 제기한 것으로 보인다”며 “정정 신청을 통해 해당 범위를 줄이고 입증을 한다면 특허 무효 가능성은 극히 낮을 것으로 판단된다”고 덧붙였다.