美특허심판원,툴젠 특허심사 ‘중지’...갈수록 꼬이는 특허소송

[이데일리 나은경 기자] 3세대 유전자 편집기술인 ‘크리스퍼-카스9’(CRISPR-Cas9) 선발명자를 가리기 위한 툴젠(199800)과 경쟁자들의 특허분쟁이 1라운드 종료와 함께 일시중단됐다. 저촉심사에서 불리한 결과를 받은 경쟁사가 이에 불복해 항소하면서다. 보통 특허소송에 걸리는 기간을 감안하면 당초 예상보다 툴젠의 특허수익금 수령시점이 최소 2년 이상 늦어질 것이라는 분석이 나온다.

20일 제약·바이오 업계에 따르면 지난달 28일 미국 특허청 산하 특허심판원(PTAB)은 툴젠과 브로드연구소(이하 브로드), 툴젠과 CVC그룹(이하 CVC)의 저촉심사를 일시 중단하기로 했다. 이는 툴젠이 CVC와 브로드를 상대로 한 저촉심사 첫 단계 모션페이즈(motion phase)에서 시니어 파티 지위가 확정된 날과 같은 날인 것으로 확인됐다. 시니어 파티란 진핵세포의 유전자가위 편집기술에 대해 상대보다 먼저 출원했다는 것을 인정받았다는 의미다.

PTAB 측은 “제9연방순회항소법원(CAFC)에서 CVC와 브로드 간 저촉심사에 대한 항소가 마무리되기 전에는 불필요한 자원 낭비를 막기 위해 (툴젠의 저촉심사) 후속일정을 잡지 않겠다”고 했다. 모션페이즈 결과가 나온 후 바로 저촉심사 두 번째 단계인 프라이어리티페이즈(priority phase)에 진입할 줄 알았지만 사실상 프라이어리티페이즈 진행은 무기한 연기된 셈이다.



◇CVC 항소, 오히려 유리하다는 툴젠…업계선 특허합의 지연 예상

지난달 말 툴젠은 자사가 크리스퍼 유전자가위의 선발명자를 가리는 PTAB의 저촉심사 첫 단계에서 브로드와 CVC를 상대로 각각 승리했다고 밝힌 바 있다. 하지만 프라이어리티페이즈 일시중단은 이날 배포한 보도자료에서 언급되지 않았다.

툴젠 관계자는 이에 대해 “이번 저촉심사 연기는 CVC그룹과 브로드연구소 간의 저촉심사 항소(appeal)에 의한 것으로 회사에서는 CVC그룹, 브로드연구소 간 최종 승자와 다투면 되기에 시기적·절차적으로 툴젠에 유리한 결과라고 판단하고 있다”고 말했다.

하지만 업계에서는 저촉심사 중단 영향으로 오히려 특허분쟁 기간이 연장될 가능성이 높다고 본다. 바이오전문 특허법인 정진의 김순응 대표는 “특허소송에는 약 2년6개월에서 3년가량의 시간이 소요된다”며 “재판 결과를 끝까지 보지 않고 중간에 양사가 합의에 이를 수도 있지만, 소송 기간을 길게 끌기 위해 의도를 갖고 소송 진행을 지연시킬 수도 있다. 그 경우 2년 이상의 시간이 걸릴 수도 있을 것”이라고 설명했다.

크리스퍼-카스9의 선발명자를 두고 삼자간 진행 중인 합의 과정도 당초 예상보다 늦어질 전망이다. CVC와 브로드 간 진행 중인 소송 결과가 가닥이 잡히기 전 CVC가 포함된 삼자 합의가 이뤄질 가능성이 낮기 때문이다. CVC가 PTAB의 결정에 불복하고 있는 상황에서 추가적인 소송이 제기될 수도 있다. 이미 관련 업계에서는 삼자합의 과정에서 CVC가 비협조적으로 임하고 있다는 이야기가 흘러나오고 있었다.

CVC는 2020년 노벨화학상 수상자인 스웨덴 우메오대의 에마뉘엘 샤르팡티에 교수와 미국 UC버클리의 제니퍼 다우드나 교수를 대표하는 그룹이다. 연초 진행된 CVC와 브로드 간 저촉심사에서 CVC는 진핵세포에서 크리스퍼-카스9 유전자가위 실험에 브로드보다 먼저 성공했다고 주장했지만 해당 증거가 인정받지 못하면서 브로드가 시니어 파티 지위를 유지하게 됐다. 이후 CVC는 이 저촉심사 결과에 불복해 미국 제9연방순회항소법원 고등법원에 항소를 제기했다.

◇특허권 존속기간 20년인데…특허수익화 시점은 지속 연기

특허분쟁 기간이 중요한 이유는 분쟁 기간이 길어질수록 특허권의 효력을 활용해 수익을 낼 수 있는 기간은 짧아지기 때문이다. 툴젠은 2012년 10월에 미국특허를 출원했다. 특허권 존속기간은 원칙적으로 특허 출원일로부터 20년으로, 단순계산하면 약 10년의 시간이 남은 셈이다. 물론 툴젠은 특허만료 이후에도 지적재산권(IP)을 보호하기 위해 분할출원, 응용특허 개발 등 다양한 방법을 강구하고 있는 것으로 알려졌다.

툴젠 투자설명서(자료=KIND)

하지만 특허 합의가 늦어지면 툴젠의 수익창출 시점은 지속적으로 연기될 수밖에 없다. 삼자 합의가 이뤄질 경우 증권가에서는 최소 760억원, 많게는 1700억원에 육박하는 수익이 생길 것으로 예상하지만 회사가 예상하는 특허수익 수령 시점은 지속적으로 연기되는 상황이다. 지난해 코스닥에 상장한 툴젠은 당시 제출한 증권신고서에서 3사간 특허합의가 이뤄질 2023년, CVC와 브로드가 특허권으로 받은 수익의 최소 5%를 툴젠이 수령하게 되면서 흑자전환이 가능할 것으로 내다봤었다.

툴젠측은 PTAB에서 이미 패한 CVC가 항소를 통해 결과를 뒤집을 확률은 거의 없다고 본다. 하지만 항소결과가 뒤집힐 경우 저촉심사에서의 논의가 원점으로 돌아갈 가능성도 배제할 수 없다. 결과를 뒤집을 가능성이 없더라도 CVC가 다른 전략을 취하고 있을 수도 있다. 한 업계 관계자는 “CVC가 불리하다고 판단하면 빨리 합의를 원할 테지만 그와 반대되는 행동을 하는 것은 자신이 유리하다고 보는 근거가 있기 때문일 것”이라며 “그런 게 없다해도 최소한 CVC는 삼자합의에서 시간을 끌수록 득이 되는 상황이 발생한다고 판단하고 있다고 본다”고 말했다.